Identitatea comercială

 I. Preambul

Observând tendințele de evoluție ale pieței, putem afirma că, la acest moment, o identitate de brand puternică duce la conturarea unui segment fidel de clienți, favorizând creșterea de profit.

Cu toate acestea, elementul de distinctivitate necesită verificări regulate în registrele publice centralizatoare ale mărcilor, respectiv o atitudine proactivă în fața oricăror potențiale amenințări la adresa mărcii.

În cele ce urmează, vom prezenta succint principalele modalități de protejare ale drepturilor titularului / solicitantului înregistrării unei mărci.

II. Filtrul OSIM

Înainte de a discuta despre modalitatea în care terții ar putea interveni fie în procesul de înregistrare a unei mărci pentru a stopa acest demers, fie post factum pentru a elimina o marcă înregistrată, vom prezenta succint mijloacele pe care OSIM le are la dispoziție, în calitatea sa de autoritate cu rol de monitorizare în domeniu.

Astfel, în primul rând, fără a ne raporta la alte drepturi de proprietate intelectuală anterioare, există o serie de cerințe pe care o marcă trebuie să le respecte în vederea înregistrării sale în mod oficial, pe care le regăsim enumerate în cadrul art. 5 din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Vor fi refuzate la înregistrare, spre exemplu, mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv sau care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale.

Caracterul distinctiv se analizează, însă, în raport de toate elementele mărcii, privite unitar, iar nu individual, astfel cum a statuat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-408/08 Lancôme parfums: În ceea ce privește o marcă complexă, cum este cazul în speță, aprecierea caracterului său distinctiv nu se poate limita la o analiză a fiecăruia dintre termenii sau dintre elementele sale, luate separat, ci trebuie să se întemeieze, în orice caz, pe percepția de ansamblu a publicului relevant asupra acestei mărci, și nu pe prezumția că elementele care, în mod separat, nu au caracter distinctiv nu pot avea un astfel de caracter după combinarea lor. Astfel, simpla împrejurare că fiecare dintre aceste elemente, luat separat, este lipsit de caracter distinctiv nu exclude posibilitatea ca rezultatul combinării acestora să poată avea un astfel de caracter.

Refuzul la înregistrare se extinde și raportat la semnele care sunt de natură să inducă publicul în eroare, de exemplu cu privire la provenienţa geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului.

Sunt prohibite, de asemenea, mărcile care conțin semne cu valoare simbolică, religioasă. Pentru utilizarea de reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane de stat este nevoie de autorizare prealabilă, sub sancțiunea refuzului la înregistrare.

Totodată, OSIM efectuează și verificări preliminare în această procedură de filtrare a mărcilor, cu privire la existența unor mărci identice sau similare anterioare, pentru a evita o suprapunere.

Cu toate acestea, lipsa de distinctivitate sau utilizare de termeni comuni nu pot fundamenta refuzul sau anularea, dacă înainte de data de depozit a cererii de înregistrare sau înainte de data depunerii cererii de anulare, marca vizată a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării.

În orice caz, notăm aici faptul că orice decizie OSIM privitoare la cererile de înregistrarea ale mărcilor poate fi contestată în termen de 30 de zile pe cale administrativă în fața acestei autorități. Ulterior, există recursul jurisdicțional în fața Tribunalului București.

III. Opoziția
3.1. Condiții

În etapa premergătoare, orice persoană interesată, printre care și titularul unei mărci anterioare poate formula o opoziție la înregistrarea unei mărci, în termen de 2 luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Motivele ce pot fi invocate în cadrul unui astfel de demers se regăsesc la art. 6 din Legea nr. 84/1998 și se referă la identitatea sau similitudinea cu o marcă anterioară și aptitudinea a crea, în percepția publicului un risc de confuzie, inclusiv asociere cu marca anterioară.

Opoziția se formulează în scris, cu arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază, urmând a fi depusă în fața OSIM.

3.2. Procedura

Procedura opoziției este prevăzută de art. 27 din Legea 84/1998 și presupune parcurgerea unei etape obligatorii de soluționare amiabilă a diferendului ivit, sens în care se acordă un termen de două luni pentru atingerea unui acord al părților.  La solicitarea expresă și comună a părților, termenul poate fi prelungit cu maxim 3 luni.

Ulterior, dacă părțile nu ating un acord, se deschide procedura contradictorie în fața OSIM, sens în care, solicitantului mărcii i se comunică toate înscrisurile aferente cererii de opoziție, acordându-i-se un termen de 30 de zile pentru formularea unei poziții scrise.

Opoziția se soluționează pe baza argumentelor și înscrisurilor părților de către o comisie din cadrul OSIM, care emite o decizie motivată, comunicată părților în 30 de zile de la pronunțare.

Soluția comisiei OSIM nu este definitivă, aceasta putând fi contestată administrativ la Comisia de contestații din cadrul oficiului, care emite o hotărâre motivată, comunicată părților în 3 luni de la pronunțare.

Dacă finalitatea atinsă în procedura administrativă nu este convenabilă pentru părți, aceasta poate fi atacată prin formularea unei contestații, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul București, urmată de apel în fața Curții de Apel București, potrivit reglementărilor regăsite în art. 97-99 din Legea 84/1998.

IV. Anularea mărcii

Pe toată durata de protecție a oricăreia dintre mărcile înregistrate în fața OSIM, există posibilitatea, potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 84/1998, ca o persoană interesată să formuleze o cerere de anulare a acesteia.

Principalele motive ce pot fi invocate în cererile de anulare a unei mărci se referă la următoarele aspecte:

- înregistrarea mărcii s-ar fi făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 – e.g. marca este prea generică, utilizează expresii uzuale, mărci contrare bunelor moravuri;

- marca ar fi identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;

- dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară;

- înregistrarea mărcii ar fi fost solicitată cu rea-credință, adică cu scop șicanator sau pentru a induce în eroare consumatorii, în interpretarea propusă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-529/07 Goldhase.

Cu toate acestea, pentru a sancționa pasivitatea titularului unei mărci anterioare, care nu întreprinde demersuri de protejare a drepturilor intelectuale deținute, art. 68 din Legea nr. 84/1998 impune o limitare temporală în exercitarea remediilor antereferite.

Astfel, titularul unei mărci anterioare, care a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani utilizarea în România sau în Uniunea Europeana, a unei mărci ulterioare, având cunoștință despre această utilizare, nu poate sa ceara anularea și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pentru produsele și serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost utilizată, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credință.

Anularea mărcii produce efecte retroactive.

V. Repere jurisprudențiale cu privire la similitudinea mărcilor

Motivul de opoziție sau anulare care suscită cel mai mult atenția se referă similitudinea dintre o mărci ulterioară cu o marcă anterioară, dat fiind faptul că acesta are și implicații economice, particularii căutând să își protejeze reputația și vadul comercial asociate mărcii prin uzitarea acestuia.

În acest sens, ca exemplu, prin decizia civilă nr. 418A/11.04.2018 Curtea de Apel Bucureşti Secţia a IV-a civilă a anulat marca Woody pellets, în urma cererii de chemare în judecată a reclamantei care deține marca înregistrată Woody. Instanța a reținut faptul că fonetic accentul cade pe primul cuvânt, acesta fiind și cel perceput de către persoanele neinstruite care ar putea să vină în contact cu această denumire.

Un alt exemplu este dat de sentința civilă nr. 229 din 21.02.2017, prin care Tribunalul București a stabilit un risc de confuzie și de asociere între mărcile Raw’z raw vegan și RAWZ raw vegan food delivered , acestea fiind similare din punct de vedere fonetic, chiar identice în parte.

Tot în sensul similarității fonetice s-a pronunțat și Curtea de Apel București, prin Decizia civilă nr. 387/A/11.03.2018, în ceea ce privește mărcile „Agenda Medicală” și „Agenda medicală de buzunar”.

În cazurile anterior referite, instanțele au procedat și la analiza similitudinii vizuale a mărcilor, sens în care au avut drept repere modalitatea de stilizare a literelor, culorile diferite și eventuale elemente figurative asociate.

Așadar, componenta vizuală în cazul Woody a fost de asemenea avută în vedere de Curte la luarea hotărârii, după cum urmează: Vizual, cele două mărci prezintă o similaritate destul de ridicată. Astfel, Curtea are din nou în vedere preeminenţa cuvântului "Woody", în cazul ambelor mărci majuscula iniţială fiind un "W" supradimensionat faţă de restul literelor şi totodată stilizat. În fine, ambele mărci cuprind câte o ciocănitoare, chestiune deja evocată în contextual analizei conceptuale. Elementele care ponderează similaritatea vizuală şi fac ca aceasta să fie doar destul de ridicată şi nu foarte ridicată sunt culorile diferite folosite (predominant beige, culoarea lemnului în cazul mărcii apelantei; predominant verde în cazul culorii intimatei) şi stilizarea diferită a ciocănitoarei, care este vizual dominantă şi bine conturată în cazul mărcii atacate şi doar schiţată în cadrul mărcii anterioare (unde este, totuşi, vizibilă ca atare).

În speța RAWZ, instanța a reținut și o puternică componentă vizuală, întrucât marca intimatei şi semnul/marca ulterioară ale apelantei similare, impresia de ansamblu fiind dată de scrierea mai mare a elementelor cvasiidentice RAWZ/ RAW'Z, urmate de scrierea mai mică, cu caractere minuscule (opuse aşadar celor majuscule) "raw vegan", celelalte elemente diferite (stilizarea grafică diferită, grafica diferită a caracterelor) neavând o pondere suficient de pronunţată pentru a înlătura similaritatea de ansamblu a semnelor.)

VI. Extrapolarea protecției la nivel european

Se impune a se menționa că o hotărâre obținută deopotrivă la nivel național sau european poate fi folosită cu putere de lucru judecat (practic poate deveni un argument în respingerea unei alte încercări de anulare a mărcii) în virtutea art. 63 din Regulamentul (UE) 2017/1001, potrivit căruia, Cererea de decădere sau în nulitate este inadmisibilă în cazul în care o cerere având același obiect și aceeași cauză a fost soluționată pe fond, între aceleași părți, fie de către Oficiu, fie de către o instanță competentă în domeniul mărcilor UE, astfel cum este menționată la articolul 123, iar hotărârea Oficiului sau a instanței respective privind cererea în cauză a dobândit autoritate de lucru judecat.

Mai mult, arătăm că o marcă națională anterioară se poate opune unei mărci europene ulterioare și viceversa, potrivit art. 8 din Regulamentul (UE) 2017/1001.

VII. Concluzii

Consecutiv analizei întreprinse, concluzionăm că, pentru a beneficia de o protecție adecvată, este recomandat ca titularii drepturilor de marcă să exercite o monitorizare regulată și o conduită pro-activă în vederea identificării și remedierii oricăror potențiale amenințări la adresa drepturilor lor.

MAXIM / Asociații
Alexandra Tomuță și Raluca Maxim